李營營律師：部分技術(shù)申請專利，還能作為商業(yè)秘密保護(hù)嗎？

公報案例：部分技術(shù)申請專利，還能作為商業(yè)秘密保護(hù)嗎？

只要專利具體、關(guān)鍵的技術(shù)信息沒有被公布，就可以作為商業(yè)秘密保護(hù)

閱讀提示：與技術(shù)秘密糾紛案件不同，涉及客戶信息類的經(jīng)營秘密糾紛案件中原告的敗訴率更高，稍有不慎，就會面臨敗訴的結(jié)果。那么，怎么才能打贏一場經(jīng)營秘密糾紛案件呢？李營營律師團(tuán)隊對侵犯/侵害商業(yè)秘密糾紛案件逐一梳理總結(jié)，同時結(jié)合多年來豐富的辦案經(jīng)驗，形成多篇裁判文章。本期，我們選取最高法院公報案例中一則典型案例，與各位讀者分享。

裁判要旨：不為公眾知悉中的“知悉”不能理解為對該信息一知半解的了解。權(quán)利人在向國家申請專利時必然要公布部分技術(shù)信息，但只要關(guān)于該項專利具體而且關(guān)鍵的技術(shù)信息沒有被公布，就應(yīng)認(rèn)定該項專利是不為公眾所知悉的。

案情簡介：

1.上海亞恒網(wǎng)面材料有限公司(以下簡稱亞恒公司)主要生產(chǎn)、銷售用于衛(wèi)生巾、尿墊的“刺孔型干爽網(wǎng)面”材料，擁有自行研制的“刺孔型干爽網(wǎng)面”生產(chǎn)工藝技術(shù)，將相關(guān)發(fā)明申請專利，采取了保密措施。

2. 1999年12月和2000年1月，亞恒公司分別與被告人陶國強(qiáng)、周德隆簽訂了勞動合同，約定保密內(nèi)容，周德隆、陶國強(qiáng)分別被任命為亞恒公司生產(chǎn)部門廠長和精工車間主任。

3. 2000年6月，被告人周德隆因故離開亞恒公司，并要求被告人陶國強(qiáng)今后在技術(shù)上對其給予支持。

4. 2000年底，周德隆、陳偉明赴專門為亞恒公司生產(chǎn)壓花機(jī)和分切機(jī)的浙江海寧萬方輕工機(jī)械有限公司，要求訂制技術(shù)指標(biāo)和性能與亞恒公司一樣的YH600型壓花機(jī)二臺、FQH-600型分切機(jī)一臺；其間，周德隆與陶國強(qiáng)還要求湖州杰森實業(yè)有限公司液壓機(jī)床廠，制造一臺技術(shù)指標(biāo)和性能與亞恒公司基本相同的YY32-50A型四柱液壓機(jī)。

5. 2001年1月3日，陳偉明與周德隆投資成立寧波市江北偉隆網(wǎng)面材料有限公司(以下簡稱偉隆公司)，生產(chǎn)與亞恒公司相同的產(chǎn)品。

6. 2001年2月，陶國強(qiáng)離開亞恒公司，進(jìn)入偉隆公司，具體負(fù)責(zé)滾筒模具的裝配、調(diào)試及生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)等工作。

7. 2001年7月至2003年3月24日期間，偉隆公司利用亞恒公司的商業(yè)秘密，生產(chǎn)與該公司相同的“刺孔型干爽網(wǎng)面”，并以低價銷售給天津依依衛(wèi)生用品廠等多家單位，產(chǎn)品銷售量共計101．705噸，獲利20萬余元。致使亞恒公司的同期銷售量減少96．495噸，直接損失達(dá)108萬余元。

8. 2001年初，亞恒公司發(fā)現(xiàn)偉隆公司為仿制其產(chǎn)品訂制了與本公司相同的生產(chǎn)設(shè)備后，向公安機(jī)關(guān)報案。公安機(jī)關(guān)偵查后，以各被告涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪移送上海市人民檢察院第二分院。

9.上海市第二中級人民法院一審判決被告周德隆、陳偉明、陶國強(qiáng)構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪，三被告不服。上訴至上海市高級人民法院。

10. 2004年，上海市高級人民法院二審裁定駁回三被告上訴，維持原判。

案件爭議焦點(diǎn)：

亞恒公司生產(chǎn)“刺孔型干爽網(wǎng)面”的工藝技術(shù)信息是否屬于公知信息？

上海法院裁判要點(diǎn)：

一、秘密性和保密性是認(rèn)定技術(shù)信息是否屬于商業(yè)秘密的關(guān)鍵。

上海二中院認(rèn)為，所謂商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。本案中，公訴機(jī)關(guān)沒有指控三被告人侵犯了亞恒公司的經(jīng)營秘密。因此，“不為公眾所知悉”和“采取保密措施”，是認(rèn)定亞恒公司技術(shù)信息是否屬于商業(yè)秘密的關(guān)鍵。

二、“知悉”不能僅僅是一知半解。

上海二中院認(rèn)為，“不為公眾所知悉”是指該信息無法從公開渠道直接獲取。而公開渠道包括：出版物公開和公開銷售、使用、反向工程以及口頭泄密等其他方式公開。但除了出版物公開外，其他方式公開僅具有公開的可能性，并不必然導(dǎo)致被不特定的人所知悉，而且“知悉”不能僅僅是一知半解。

三、涉案技術(shù)信息大部分具體而且關(guān)鍵的信息并未被專利文獻(xiàn)公開。

上海二中院認(rèn)為，本案中，龔政申請的“在網(wǎng)面的基材上直接打孔的裝置”雖于2002年6月12日被授予實用新型專利，但亞恒公司生產(chǎn)“刺孔型干爽網(wǎng)面”的工藝技術(shù)信息只有一小部分被專利文獻(xiàn)公開，而大部分具體而且關(guān)鍵的信息并未被專利文獻(xiàn)公開，不能說明亞恒公司的這部分技術(shù)信息已進(jìn)入公知領(lǐng)域。

四、被告人之間有保密約定能反證涉案技術(shù)信息未被公開。

上海二中院認(rèn)為，亞恒公司副總經(jīng)理陳偉在動員周德隆入股亞恒公司時，雖將有關(guān)模片樣品交給周德隆，但周德隆事后已同意擔(dān)任亞恒公司的生產(chǎn)部門廠長，且與亞恒公司有保密約定，故周德隆的辯護(hù)人認(rèn)為模片樣品的技術(shù)信息已進(jìn)入公知領(lǐng)域的辯護(hù)意見，缺乏事實和法律依據(jù)。

綜上，上海二中院認(rèn)為，亞恒公司生產(chǎn)“刺孔型干爽網(wǎng)面”的工藝技術(shù)信息屬于非公知信息。

案例來源：

《上海市人民檢察院第二分院訴周德隆等人侵犯商業(yè)秘密案》《最高人民法院公報》2005年第3期(總:101期)

實戰(zhàn)指南：

1.企業(yè)對于重要的技術(shù)信息，可以拆分為專利+商業(yè)秘密的形式進(jìn)行保護(hù)。例如本案中，雖然權(quán)利人關(guān)于“機(jī)械打孔裝置”的相關(guān)發(fā)明已獲國家專利，但大部分具體而又關(guān)鍵的信息并未被文獻(xiàn)公開，而是作為商業(yè)秘密形式進(jìn)行保護(hù)。這樣既可以享受專利申請帶來的紅利，又可以在一定時間內(nèi)壟斷其他核心、關(guān)鍵技術(shù)。

2.離職員工“另立山頭”小心犯罪。違反與原單位的保密約定，伙同他人利用原單位專利技術(shù)以外不為公眾知悉的工藝技術(shù)信息，生產(chǎn)與原單位相同的產(chǎn)品，并給原單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)刑法第二百一十九條第一款第（三）項和第二款的規(guī)定，按侵犯商業(yè)秘密罪論處。

3.合伙人“搭便車”也要小心犯罪。明知他人違反與原單位的保密約定，仍伙同其利用掌握原單位專利技術(shù)以外不為公眾知悉的工藝技術(shù)信息，生產(chǎn)與其原單位相同的產(chǎn)品，并給其原單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)刑法第二百一十九條第一款第（三）項和第二款的規(guī)定，按侵犯商業(yè)秘密罪論處。

4.本案中以侵權(quán)人銷售侵權(quán)產(chǎn)品的銷售量計算直接經(jīng)濟(jì)損失，可作為其他案件的辦案思路。侵權(quán)人侵權(quán)產(chǎn)品的銷售數(shù)量不僅反映了侵權(quán)的客觀事實，而且能反映權(quán)利人被侵權(quán)后造成的直接損失。因此，以“侵權(quán)入侵權(quán)產(chǎn)品的銷售噸數(shù)乘以權(quán)利人因被侵權(quán)而被迫降價前的平均銷售利潤”計算出權(quán)利人的直接經(jīng)濟(jì)損失，更為公平、合理。

專業(yè)背景介紹：李營營，北京云亭律師事務(wù)所高級合伙人，業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作委員會副主任，北京企業(yè)法律風(fēng)險防控研究會第二屆理事會理事，高級企業(yè)合規(guī)師，畢業(yè)于中國社會科學(xué)院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業(yè)資格，專注于商業(yè)秘密民事與刑事、與技術(shù)相關(guān)的爭議解決和保護(hù)、民商事訴訟與仲裁、保全與執(zhí)行等實務(wù)領(lǐng)域，在最高人民法院、各省級高級人民法院成功辦理多起重大疑難復(fù)雜案件。李營營律師深耕知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛和刑事犯罪領(lǐng)域多年，對涉知識產(chǎn)權(quán)（尤其是商業(yè)秘密民刑案件、與技術(shù)相關(guān)的合同糾紛、商業(yè)詆毀等不正當(dāng)競爭案件）相關(guān)法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產(chǎn)權(quán)民事案件獲得判決的勝訴結(jié)果，代理客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理被告客戶成功爭取法院判定不構(gòu)成侵權(quán)的勝訴結(jié)果，代理被害企業(yè)成功啟動刑事立案、刑事追訴、成功爭取犯罪分子得到刑事處罰結(jié)果；代理被告人/被告單位處理的涉商業(yè)秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時，李營營律師在商業(yè)秘密體系建設(shè)領(lǐng)域，也具有豐富的項目經(jīng)驗。協(xié)助多家企業(yè)客戶完成企業(yè)商業(yè)秘密保密體系運(yùn)行情況的法律盡職調(diào)查，成功為多家企業(yè)客戶建設(shè)完善的商業(yè)秘密保密體系。在5類技術(shù)合同領(lǐng)域，李營營律師團(tuán)隊圍繞不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域下技術(shù)合同簽訂以及履行中風(fēng)險點(diǎn)，形成了數(shù)百篇專題研究文章，熟悉該類合同糾紛常見風(fēng)險點(diǎn)和解決方案。在民商事爭議解決領(lǐng)域，李營營律師成功代理多位企業(yè)客戶在多例合同糾紛案件中完成訴訟目的，善于以高效的溝通和專業(yè)的能力在短期內(nèi)為客戶快速回款，通過商業(yè)談判、訴訟打擊、第三人債務(wù)加入、調(diào)解和解等手段有效保護(hù)客戶合法權(quán)益。