形式從屬但實(shí)為獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍的確定

近日，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭公布一起侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案。該案判決綜合考慮涉案專利不同權(quán)利要求之間的邏輯關(guān)系及各權(quán)利要求與說(shuō)明書(shū)記載的實(shí)施例之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，對(duì)形式上從屬但實(shí)質(zhì)上獨(dú)立的權(quán)利要求及其保護(hù)范圍予以準(zhǔn)確認(rèn)定，既與專利確權(quán)程序認(rèn)定的保護(hù)范圍保持一致，又在專利侵權(quán)判定方面明晰了裁判規(guī)則，對(duì)于準(zhǔn)確界定專利權(quán)的保護(hù)范圍提供了有益參考。現(xiàn)予轉(zhuǎn)載，以饗讀者。

形式從屬但實(shí)為獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍的確定

——（2023）最高法知民終1476號(hào)

近期，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭對(duì)一起侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛作出終審判決，對(duì)于形式上從屬但實(shí)質(zhì)上為獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍作出認(rèn)定，明確當(dāng)權(quán)利要求書(shū)記載的從屬權(quán)利要求，經(jīng)審查后發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)上并非對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，應(yīng)當(dāng)將該從屬權(quán)利要求作為獨(dú)立權(quán)利要求對(duì)待；在確定保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意區(qū)分該權(quán)利要求與其形式上所引用的權(quán)利要求，且該權(quán)利要求及其實(shí)施例并不能當(dāng)然地用于解釋其形式上所引用的權(quán)利要求。

本案中，費(fèi)某公司系“用于可脫離地連接兩個(gè)部件的閉鎖設(shè)備”發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱涉案專利）的專利權(quán)人。各方當(dāng)事人主要就涉案專利權(quán)利要求1、7-9（已被宣告無(wú)效）的理解存在爭(zhēng)議，其具體內(nèi)容包括：

“1.一種用于能脫離地連接兩個(gè)部件的閉鎖設(shè)備(1)，具有……設(shè)置在所述第二閉鎖部件(3)上的阻擋元件(33，34)，所述阻擋元件在將所述第一閉鎖部件(2)安置到所述第二閉鎖部件(3)上時(shí)通過(guò)與所述第一閉鎖部件(2)的共同作用從基本位置中運(yùn)動(dòng)出來(lái)，使得所述第一接合凸緣(220，221)能夠沿著所述接合方向(Y)與所述第二接合凸緣(320，321)接合并且在建立接合時(shí)或者在建立接合后回到其基本位置中，以便在所述基本位置中逆著所述接合方向(Y)阻擋所述第一接合凸緣(220，221)與所述第二接合凸緣(320，321)形狀配合的接合……

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的閉鎖設(shè)備，其特征在于，具有用于打開(kāi)所述閉鎖設(shè)備的操作裝置，所述操作裝置構(gòu)成用于在操作時(shí)使設(shè)置在所述第一閉鎖部件上的阻擋隆起部運(yùn)動(dòng)，以便通過(guò)所述阻擋隆起部的運(yùn)動(dòng)取消對(duì)在所述第一接合凸緣和第二接合凸緣之間的接合的阻擋，其中所述阻擋元件在所述閉合位置中與所述阻擋隆起部阻擋地共同作用。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的閉鎖設(shè)備，其特征在于，所述操作裝置具有圍繞樞轉(zhuǎn)軸線能樞轉(zhuǎn)地設(shè)置在所述第一閉鎖部件的基體上的杠桿元件，在所述杠桿元件上設(shè)置有至少一個(gè)阻擋接合元件用于與所述阻擋元件在所述閉合位置中共同作用。

9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的閉鎖設(shè)備，其特征在于，所述杠桿元件具有杠桿部段，所述杠桿部段在所述杠桿元件樞轉(zhuǎn)時(shí)與所述第二閉鎖部件有效連接用于打開(kāi)所述閉鎖設(shè)備，并且引起逆著所述接合方向相對(duì)于第二閉鎖部件作用到所述第一閉鎖部件上的力。

2022年8月8日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告涉案專利權(quán)利要求7-9無(wú)效，在權(quán)利要求1-6、10-16的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持涉案專利權(quán)有效。該審查決定認(rèn)定：涉案專利權(quán)利要求1是通過(guò)阻擋元件從基本位置中運(yùn)動(dòng)出來(lái)再回到基本位置中的方式來(lái)使得第一、第二閉鎖部件彼此安置；而涉案專利說(shuō)明書(shū)附圖28C（詳見(jiàn)后文附圖）所涉及的第十個(gè)實(shí)施例在第一、第二閉鎖部件彼此安置的過(guò)程中，并不需要阻擋元件從其基本位置中運(yùn)動(dòng)出來(lái)再回到其基本位置，其記載與權(quán)利要求7所引用的權(quán)利要求1具體的限定不一致；權(quán)利要求8與其間接引用的權(quán)利要求1存在矛盾之處，對(duì)于阻擋元件的“剛性”的理解應(yīng)與第一、第二接合凸緣在相應(yīng)閉鎖部件上剛性地構(gòu)成中的“剛性”一致，即不會(huì)進(jìn)行任何方位的偏移。因相關(guān)當(dāng)事人均未提起行政訴訟，該審查決定已確定發(fā)生法律效力。

2021年9月，費(fèi)某公司以深圳市邁某公司、尖某電子商務(wù)公司侵害專利權(quán)為由提起訴訟。一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案專利說(shuō)明書(shū)第十個(gè)實(shí)施例中的阻擋元件不能與其他實(shí)施例一起被概括進(jìn)權(quán)利要求1中；被訴侵權(quán)技術(shù)方案不具有涉案專利權(quán)利要求1所述“阻擋元件”及相應(yīng)的技術(shù)特征，未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。據(jù)此判決駁回費(fèi)某公司的訴訟請(qǐng)求。費(fèi)某公司不服，向最高人民法院提起上訴。

最高人民法院二審認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍不應(yīng)包括已經(jīng)被宣告無(wú)效的權(quán)利要求7-9所對(duì)應(yīng)的第十個(gè)實(shí)施例。據(jù)此，判決駁回上訴，維持原判。主要理由如下：

第一，已經(jīng)被宣告無(wú)效的權(quán)利要求7-9雖然在形式上系權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，但二者實(shí)質(zhì)上系兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的不同技術(shù)方案。權(quán)利要求1主要通過(guò)阻擋元件“從基本位置運(yùn)動(dòng)出來(lái)”以及回到基本位置的方式實(shí)現(xiàn)第一閉鎖部件與第二閉鎖部件的結(jié)合。而權(quán)利要求7-9則是通過(guò)設(shè)置在第一閉鎖部件或者杠桿元件上的阻擋隆起部的運(yùn)動(dòng)，與阻擋元件配合實(shí)現(xiàn)閉鎖設(shè)備的閉合與打開(kāi)，并不存在“從基本位置運(yùn)動(dòng)出來(lái)”的技術(shù)特征，故其不是在權(quán)利要求1基礎(chǔ)上的進(jìn)一步限定。

第二，涉案專利說(shuō)明書(shū)第十個(gè)實(shí)施例采用的技術(shù)方案不應(yīng)納入權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。權(quán)利要求1限定的“阻擋元件”從其功能作用看應(yīng)為彈性的元件。而涉案專利說(shuō)明書(shū)第十個(gè)實(shí)施例中的阻擋元件系剛性材料，其采用的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上與權(quán)利要求7-9相對(duì)應(yīng)。被訴侵權(quán)技術(shù)方案的金屬片并非權(quán)利要求1限定的“阻擋元件”，不應(yīng)將其再次納入權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。特別是在權(quán)利要求7-9已經(jīng)被宣告無(wú)效的情況下，僅與該權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的實(shí)施例亦不應(yīng)再予以保護(hù)。

附圖：

涉案專利說(shuō)明書(shū)附圖28C

涉案專利說(shuō)明書(shū)附圖28D

來(lái)源 | 最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭

編輯 | 陳曉琳

校對(duì) | 羅冠明

審核 | 冼文光